Apple v. Samsung: le calcul des dommages en propriété intellectuelle

De temps en temps nous partageons des travaux « IP News » exceptionnels, écrits pour la classe de Propriété intellectuelle (BUS 502). Vous trouverez celui de Benjamin Rivard ci-dessous.  

Apple v. Samsung: le calcul des dommages en propriété intellectuelle

En mai 2018, un jury de la Cour de district de la Californie a octroyé la somme de 533 millions en dommages à Apple dans une poursuite pour contrefaçon de brevet de dessin contre Samsung. La cause Apple v. Samsung nous transporte sur le difficile sujet de l’évaluation des dommages en propriété intellectuelle.

Revenons rapidement sur le contexte de l’affaire. En droit américain, les brevets de dessin (design patent) sont accordés pour un dessin nouveau, original et ornemental qui est incorporé dans un produit manufacturé (article of manufacture). Le dessin peut notamment être un ornement sur la surface de l’objet ou la forme de l’objet même, comme c’est le cas pour la forme d’un nouveau téléphone[1]. Le droit canadien des dessins industriels est au même effet[2]. Toutefois, ce type de brevet ne protège pas les dessins qui ont un but purement fonctionnel[3].

Pour établir la contrefaçon d’un brevet, il faut déterminer si l’objet a une apparence substantiellement similaire au brevet aux yeux d’un observateur ordinaire[4]. Lorsque la contrefaçon est démontrée, le détenteur du brevet peut alors réclamer l’entièreté des profits liés à la vente du produit manufacturé[5].

En 2007, après le lancement de l’Iphone, Apple a obtenu des brevets de dessin pour certains éléments du téléphone tel que le devant noir du boitier rectangulaire avec des coins arrondis et le dessin de l’interface graphique pour l’utilisation sur l’écran[6]. En 2011, Apple a intenté un recours contre Samsung pour contrefaçon de ces brevets de dessin et pour certains brevets d’utilité. Ce recours concernait des téléphones intelligents vendus par Samsung qui ressemblaient aux produits d’Apple[7]. Lors du procès, le jury a conclu que Samsung avait enfreint trois brevets de dessin ainsi que des brevets d’utilité. Des dommages totalisant 399 millions ont alors été accordés à Apple pour les infractions touchant les brevets de dessin[8]. Le calcul des dommages a été fait sur l’entièreté des profits liés à la vente des téléphones contrefaits. Devant la Cour du Circuit fédéral, la contrefaçon a été confirmée. Samsung a cependant prétendu que la Cour de première instance avait erré en accordant des dommages calculés à partir des profits entiers provenant de la vente des téléphones, alors qu’elle devait se concentrer sur les composantes contrefaites de chaque téléphone[9]. La Cour du Circuit fédéral a rejeté cet argument au motif que les composantes du téléphone n’étaient pas vendues comme des articles distincts aux acheteurs ordinaires: « [t]he innards of Samsung’s smartphones were not sold separately from their shells as distinct articles of manufacture to ordinary purchasers. »[10]

Figure 1 – Deux des trois brevets de dessin enfreints par Samsung[11]

Samsung a porté en appel de cette décision en soutenant que la Cour avait donné une interprétation trop restreinte à la notion de produit manufacturé pour évaluer les dommages. La cause a ainsi été entendue par la Cour suprême des États-Unis en 2016. Cette dernière a renversé la décision et est venue préciser que l’expression « produit manufacturé » référait autant au produit vendu qu’à une composante du produit vendu[12]. La Cour suprême n’a toutefois pas établi de test afin de déterminer quel était le produit manufacturé pertinent dans le calcul des dommages pour chacun des brevets[13].

L’affaire a ensuite été renvoyée à la Cour du Circuit Fédéral qui, à son tour, l’a renvoyée à la Cour de district[14]. Finalement, un nouveau procès a été ordonné pour l’évaluation des dommages des trois brevets de dessin, étant donné que les instructions initiales données au jury ne reflétaient pas que les dommages pouvaient être calculés à partir d’un objet autre que le téléphone en entier[15].

Au procès de mai 2018, la juge a précisé dans ses instructions au jury que son rôle était de déterminer le montant des dommages accordés à Apple[16]. La juge a indiqué deux étapes à suivre pour déterminer les profits. D’abord, il devait déterminer le ou les produits manufacturés par Samsung contenant des éléments des brevets de dessin d’Apple[17]. Ainsi, le jury devait identifier les produits manufacturés qui montraient le plus justement l’appropriation par Samsung des brevets de dessin d’Apple[18].  Ensuite, le jury devait calculer les profits totaux réalisés avec ces produits manufacturés et ne pas limiter les profits à la portion attribuable à l’aspect visuel[19]. Le jury est arrivé à un montant de 533 millions en dommages.

En l’absence d’un jugement écrit, nous sommes limités au formulaire de verdict rendu par le jury comme source d’information. Il ne contient cependant pas d’explications sur la démarche utilisée pour obtenir les dommages, ce qui démontre l’existence d’un flou juridique quant à la détermination du quantum des dommages impliquant des centaines de millions de dollars. D’ailleurs, pour les produits avec plusieurs composantes, utiliser les profits totaux du défendeur sans mécanisme de proportionnalité des profits sur les composantes engendre une surcompensation qui est inefficace pour les brevets de dessin[20]. L’approche actuelle reflète que le dessin serait le seul facteur considéré dans la vente d’un produit[21]. Or, un aspect ornemental peut avoir, selon le cas, une grande ou une faible importance dans la demande pour un produit[22]. Il est difficile d’affirmer que c’est seulement un des aspects du dessin, comme l’interface avec les icônes, qui incite les consommateurs à acheter le produit, car il y a plusieurs brevets de dessin sur un même téléphone[23]. L’évaluation des montants accordés pour des produits complexes nécessite ainsi un mécanisme de proportionnalité afin de dédommager adéquatement le détenteur de brevet[24].

Naturellement, le droit canadien de la propriété intellectuelle fait face à des enjeux similaires. Le Loi sur les dessins industriels et la Loi sur les droits d’auteur prévoient également une restitution des profits perçus à titre de remède en cas de violation d’un droit accordé par la loi[25]. Ce n’est pas le seul remède disponible et le juge peut attribuer, selon les circonstances, d’autres formes de réparation comme une injonction et des dommages-intérêts[26]. De plus, dans le cadre des brevets, la jurisprudence exige l’existence d’un lien de causalité entre les profits réalisés et la contrefaçon (bien que la Loi sur les brevets ne prévoit pas explicitement la restitution des profits perçus comme remède). Ainsi, un tribunal doit « comparer le profit que l’invention a permis au défendeur de réaliser à celui que lui aurait permis de réaliser la meilleure solution non contrefaisante… »[27]. Cette exigence supplémentaire permet d’assurer une compensation qui reflète peut-être mieux les impacts de la contrefaçon dans le cas des produits complexes.

En somme, les tribunaux canadiens et américains font face à la difficulté d’avoir un mécanisme de réparation dit « juste ». Tant une surcompensation qu’une sous-compensation peuvent nuire à l’incitatif d’innover en propriété intellectuelle[28]. C’est pourquoi il est essentiel de garder en tête l’importance d’accorder des dommages adéquats. Il reste que la nature hybride des produits technologiques, faits de strates de différents types de propriété, pose des défis uniques au droit[29].

[1] Alan L Durham, Patent Law Essentials: A Concise Guide, 4^eéd, Santa Barbara, Praeger, 2013 à la p 239.

[2] Loi sur les dessins industriels, LRC 1985, c I-9, art 2.

[3] Durham, supra note 1 à la p 239; Patent Act, 35 USCS §171 (2017); Loi sur les dessins industriels, supra note 2, art 7(d).

[4] Durham, supra note 1 à la p 242; Gorham Company v White, 81 US 511 (1872) à la p 528.

[5] Patent Act, supra note 3, §289.

[6] Apple Inc v Samsung Electronics Co Ltd, 11-cv-01846-LHK (FinalJury Instruction No 26) [Procès mai 2018].

[7] Samsung Electronics Co Ltd v Apple Inc, 137 S Ct 429 (2016) à la p 433 [Cour suprême].

[8] Ibid.

[9] Ibid à la p 434.

[10] Apple Inc v Samsung Electronics Co Ltd, 786 F (3d) 983 (2015) à la p 1002.

[11] « Electronic Device », É-U Brevet n^oD618,677 S (18 novembre 2008), fig1; « Graphical User Interface for a Display Screen or Portion Thereof », É-U Brevet n^oD604,305 S (23 juin 2007), fig 1.

[12] Cour suprême, supra note 8 à la p 435.

[13] Ibid à la p 436.

[14] Apple Inc v Samsung Electronics Co Ltd, 2017 WL 4776443 à la p 1.

[15] Ibid à la p 19.

[16] Procès mai 2018, supranote 7 à Jury Instruction No 26.

[17] Ibid à Final Jury Instruction No 28.

[18] Ibid à Final Jury Instruction No 29.

[19] Ibid à Final Jury Instruction No 28; Final Jury Instruction No 30.

[20] Dennis M White, « Inefficiencies in Overcompensating Design Patent Damages under 35 USC Sec 289 in Complex Technologies » (2013) 95 J Pat & Trademark Off Soc 444 à la p 446; Mark A Lemley, « A Rational System of Design Patent Remedies » (2014) 17 Stan Tech L Rev 219 à la p 221.

[21] White, supra note 18 à la p 448.

[22] Ibid aux pp 448, 455.

[23] Lemley, supra note 21 à la p 221.

[24] White, supra note 21 à la p 451.

[25] Loi sur les dessins industriels,supranote 2, art 15.1; Loi sur les droits d’auteur, LRC 1985, c C-42, art 35(1).

[26] Katherine McNutt, « A Design-Around for the US Patent System: What Can the United States Learn from the United Kingdom and Canada in the Aftermath of Samsung v Apple » (2018) 57: 2 Va J Intl L 455 à la p 475.

[27] Monsanto Canada Inc c Schmeiser, 2004 CSC 34 au para 102.

[28] Steven M Amundson, « Apportionment and the Entire Market Value Rule Have Presented Problems in Practice When Determining the Value of a Patented Invention » (2014) 23:1 Tex Intell Prop LJ 1 à la p 2.

[29] Voir par ex Christopher B Seaman et al, « Lost Profits and Disgorgement » dans Brad Biddle et al, dir, Patent Remedies and Complex Products: Toward a Global Consensus, Cambridge, Cambridge University Press, à paraître, 85 aux pp 152–153.

This content has been updated on January 9, 2019 at 21:33.